OSIM nu mai protejează mărcile?

Urmare a unor articole apărute recent în presa online in legatura cu efectele Ordinului nr. 5/14.01.2016 prin care încetează ablicabilitatea Instrucţiunii nr. 5/17.10.2012 privind procedura de examinare în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice, care au starnit rumoare, intrebarea centrala fiind

Este adevărat că OSIM nu mai protejează mărcile?

apreciem ca se impune clarificarea subiectului.

Pentru a intelege efectele Ordinului ce alimenteaza temerile exprimate de catre opinia publica, se impune creionarea unui scurt istoric al evolutiei legislative a criteriilor la care Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) s-a raportat in decursul timpului, in procesul de inregistrare a unei marci.

Astfel, până la modificarea Legii 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (denumita in cele ce urmeaza si “Legea”),  prin intrarea in vigoare a Legii nr. 66/2010, activitatea OSIM presupunea verificarea sub două aspecte a noilor cereri de inregistrare a unei mărci:

a) eventuala incidenta a unor motive absolute de refuz, prevazute de art. 5 din Lege, spre exemplu o marcă exclusiv descriptivă (de ex. Băutură alcoolică pentru clasa 33 din Clasificarea Nisa ce protejeaza – băuturi alcoolice), OSIM ar fi emis ARP (aviz de refuz provizoriu);

b) eventuala incidenta a unor motive relative de refuz, prevazute de art. 6 din Lege, inter alia in cazul depunerii unei mărci identice ori similare cu o marcă deja înregistrată pentru produse identice sau similare (de ex. o cerere de înregistrare a semnului ADIBAS, similar cu ADIDAS), OSIM ar fi emis de asemenea un ARP.

Clasificarea de la NISA

 

Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice – republicată   

Ca urmare a  modificarii Legii în cursul anului 2010, verificarea efectuata din oficiu de catre OSIM a fost limitata la analiza motivelor absolute de refuz. In consecinta, pentru o perioada limitata de timp, OSIM nu a mai analizat cererile de inregistrare a marcilor pentru motive relative de refuz.

Urmare a presiunilor exercitate din partea opiniei publice, incomplet sau inadecvat informată în privinta efectelor generate de modificarea legislativa survenita, OSIM a decis emiterea Instrucțiunii de serviciu nr. 5/17.10.2012 privind procedura de examinare în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice, in baza careia OSIM a procedat la o extindere a criteriilor de verificare la inregistrarea unei marci, incluzand, alaturi de motivele absolute de refuz si motivele relative, revenindu-se astfel, la situatia anterioara intervenirii Legii nr. 66/2010.

In vreme ce acest instrument juridic a fost criticat de catre specialisti, contextul economic defavorabil care nu permitea oricarui titular să recurga la serviciile specializate de monitorizare a mărcilor detinute a facut ca Instrucțiunea nr. 5/17.10.2012 sa fie primita cu entuziasm de catre majoritatea titularilor de mărci.

Pe de altă parte, aceeasi Instructiune s-a dovedit a fi o piedică greu de înțeles pentru solicitantii din cererile ulterioare de inregistrare a marcilor, avand in vedere practica OSIM de a emite ARP-uri in majoritatea situatiilor in care OSIM considera ca exista o potentiala coliziune cu o marca anterioara. Astfel, s-a ajuns la situatia anormala in care procedura de inregistrare a marcii era blocata, chiar in situatia in care titularii marcilor anterioare opuse prin ARP nu formulau opozitie in cadrul procedurii de inregistrare a marcii.

Depasirea acestui impediment intervenit in procedura de inregistrare presupunea avansarea de noi resurse financiare si de timp, concretizate fie in demersuri dificile de cele mai multe ori pentru obtinerea consimtamantului titularului marcilor anterioare invocate in ARP, fie prin parcurgerea unei cai administrative speciale de atac impotriva ARP-ului.

Astfel, contrar practicii majoritatii oficiilor nationale din UE, precum si practicii Oficiului de Armonizare in cadrul Pietei Interne – OHIM – (limitata la instiintarea titularilor de marci anterioare cu privire la depunerea noii cereri de inregistrare a unei marci identice ori similare, urmand ca titularii de drepturi sa decida in sensul oportunitatii formularii sau nu a opozitiei la inregistrare respectivei marci), OSIM reinstituise un control extensiv asupra cererilor noi de inregistrare si o protectie a marcilor deja inregistrate.

Instanțele judecătoresti au avut un rol important în cenzurarea aplicabilității Instrucțiunii nr. 5, contestată cu succes în mai multe rânduri, reținandu-se caracterul nelegal al acesteia, ca urmare a modalității în care acest act normativ cu o forță juridică inferioară, adăuga la dispozitiile Legii nr. 84/1998 (modificată)

Aplicarea Instructiunii nr. 5 a dezavantajat in primul rand OSIM, intrucat solicitantii unor cereri de inregistrare confruntati cu un ARP fie au abandonat cererile de inregistrare respective, anterior achitarii taxelor de examinare catre OSIM, fie au optat pentru depunerea cererilor de inregistrare a marcii la nivel comunitar in fata OHIM a carui practica, este astfel cum am mentionat deja, limitata la raportarea cererii de inregistrare prin transmiterea unei notificari – letter of surveillance – titularilor drepturilor anterioare.

Chiar daca din perspectiva titularilor de marci anterioare aplicarea acestei Instructiuni reprezenta un avantaj (intrucat acestia beneficiau de protectia oferita in mod gratuit de OSIM), raportat la dezavantajele enumerate anterior, nu exista un just echilibru astfel fiind protejate in mod predominant interesele unui grup restrans de persoane, in dauna interesului general.

Factorii care au condus, in opinia noastra, la adoptarea Ordinului nr. 5/14.01.2016 prin care încetează aplicabilitatea Instrucţiunii nr. 5/17.10.2012, sunt pe de-o parte practica judecatoreasca uniforma in sensul inlaturarii de la aplicare a Instructiunii nr. 5, precum și perceptia contextului economic ca fiind in momentul de fata mai bun, cel putin din punct de vedere statistic, apreciindu-se ca titularii de drepturi sunt in situatia de a-si putea permite avansarea costurilor presupuse de monitorizarea marcilor detinute, cu atat mai mult cu cat aceste costuri nu au un caracter prohibitiv.

In consecinta, incepand cu data adoptarii Ordinului nr. 5/2016, OSIM nu va mai analiza din oficiu eventuala incidenta a unor motive relative de refuz, astfel incat sarcina de a monitoriza mărcile pentru a identifica orice potențiale incalcari, revine titularilor de marci deja inregistrate.

Este de retinut insa ca, in masura in care titularii drepturilor anterioare nu procedeaza la monitorizarea marcilor detinute, aceasta omisiune nu poate reprezenta o achiesare tacita la inregistrarea marcii ulterioare, titularul drepturilor anterioare avand in continuare posibilitatea recunoscuta de lege, ca timp de 5 ani de la inregistrarea marcii ulterioare sau in cazul inregistrarii cu rea-credinta – pe toata durata existentei marcii, sa ceara instantei anularea acesteia.

In concluzie, prin incetarea efectelor Instructiunii nr. 5, s-a revenit la o situatie de normalitate in care orice titular de drepturi exclusive asupra unei marci nationale trebuie sa manifeste propriile diligente pentru mentinerea exclusivitatii sale (prin monitorizarea cererilor de inregistrare depuse la OSIM).

Ioana Buru | Ionuț Lupșa

LUPȘA ȘI ASOCIAȚII

LUPȘA ȘI ASOCIAȚII acordă asistență atât pentru verificare mărci la OSIM / EUIPO , cât și pentru înregistrare mărci la OSIM, EUIPO sau WIPO .

CÂT COSTĂ ÎNREGISTRAREA UNEI MĂRCI LA OSIM?

Puteți obține înregistrarea începând de la 1.159 Lei (toate taxele OSIM și onorariul incluse). Nu percepem TVA.

Pentru a cere o ofertă și pentru a vedea toate tipurile de înregistrare de marcă disponibile, accesați această pagină.

  De asemenea, ne puteți contacta telefonic la +40-21-313-5799 sau pe e-mail la office@lupsa.ro pentru o ofertă personalizată.

CE ÎNSEAMNĂ ȘI CÂT COSTĂ MONITORIZAREA UNEI MĂRCI LA OSIM?

În cazul în care dețineți deja o marcă înregistrată sau dacă pur și simplu doriți să aflați din timp dacă o marcă identică sau similară va fi înregistrată de către un competitor, puteți solicita un serviciu de monitorizare. Monitorizarea unei mărci se efectuează semi-automatizat cu ajutorul unui software dedicat.

În funcție de opțiunile Dvs., puteți monitoriza exclusiv un anumit teritoriu (de ex. OSIM / România sau EUIPO/UE), o anumită clasă de produse și servicii, o anumită regiune (de ex. BENELUX) etc. Odată selectată opțiunea Dvs., veți primi rapoarte de monitorizare generate în cazul unor evenimente (depuneri de cereri de înregistrare de către terți) fiind în măsură să decideți din timp dacă exercitați opoziții față de acele tentative de înregistrări.